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快速通關:如何加速通過美國專利商標局的專利審查
2010/11/01-曾怡穎  

台北訊

讓專利申請案儘速通過美國專利商標局的審查,是提高專利價值的關鍵。第一個原因是,一般來說您必須等到專利申請案核准取得專利之後,才能在訴訟時主張專利權。因此,迅速讓專利核准,方能儘早防止他人使用您的發明,及確保市場優勢。第二,專利權的保護期是自申請日起算二十年,專利核准前的審查階段多耗費一天,等同於縮短了一天您靈活運用該專利權的時間。第三,專利申請所費不貲,您對專利局駁核之每次答辯的準備費時又花錢。再者,因接續案實務上向美國專利商標局支付的額外費用會因時間的拉長而增加。因此,儘速通過專利申請的審查,同時享有您應取得最大的保護範圍,對您是最有利的。

美國專利商標局很幸運地是目前由美國商務部智慧財產事務副部長暨專利商標局的局長大衛卡波斯(David Kappos)主掌。卡波斯局長曾主管IBM智財權法部門,將以客為尊的理念帶進美國專利商標局。他透過部落格http://www.uspto.gov/blog/,提出簡化專利申請流程的十大訣竅。以下我將為大家介紹其中的幾點,並分享我個人的看法。也建議各位讀過本文後,造訪卡波斯局長的部落格,了解其他加速專利申請流程的訣竅。

第一個訣竅是,把握每個可能的面詢機會。專利局的正式審查是透過審查委員與申請人之間的書面往來,但我覺得取得核准最有效的方式是與審查委員進行直接的口頭溝通。大部分的專利申請人都是被動等待專利局的駁核意見,然後再以書面答覆,這種方式通常不太奏效。試想其他類型的談判,單靠間歇性的書面聯繫會有甚麼效果?談判雙方大多無法完全理解彼此的立場與論據,少許的口頭溝通反倒更能有效地達成共識。很多人以為面詢只能大老遠跑去專利局與審查委員當面會談,但我發現電話會議同樣是就核准取得共識的有效方法。與審查委員電話會談,能使委員與申請人理解彼此的立場,通常也能就可獲准的申請專利範圍迅速達成折衷的共識。您可與審查委員來回對話,省去提出多次接續案的申請。面詢是我與卡波斯局長一致認定的首要訣竅,因為它著實為一加速核准的有效方法。

第二訣竅是,首次向專利局提出申請時即詳列範圍由大至小之一組完整的申請專利範圍。這是局長所列舉訣竅的最後一點,但我認為是最適用的訣竅之一。實務上一般的撰寫方式是將請求項由範圍最大開始,依序逐漸作限縮,這種格式也是審查委員所期待的,遵循該標準實務/格式讓雙方都省事。這種作法有幾個優點:第一,透過提供一系列可能的申請專利範圍,以確保審查委員在作成第一次審查意見前即完成完整的檢索,可製造機會「試探」審查委員及其所作的前案檢索結果。如此一來,收到第一次實質的審查意見時,您就能對申請專利範圍是否具可專利性有相當的瞭解。若您未在最初提交的申請專利範圍項組中提供範圍較小的實質附屬項,您就無從得知什麼樣的限縮或得以使原本被核駁的大範圍請求項被核准。

第二,若您沒有在最初送件的申請專利範圍項組中列出範圍較小的限制,作修正時,審查委員可能認為有作進一步檢索的必要,並要求您另行申請接續案。因此,最好是在案件申請之初,就讓審查委員有機會檢視範圍從最大到最小之完整可能的申請專利範圍。最後一點:請確定附屬項提供若干實質的限制條件,使能夠在增列這些實質限制條件後與前案有明顯的區別。舉例而言,若您在獨立項中敘述「一種處理器」,在附屬項中敘述「該處理器為一種微處理器」時,這樣的前後界定方式可能無法克服審查委員就獨立項檢索出的前案技術。

第三個訣竅是,當向美國專利商標局提出的案件是源自外文的申請案時應提供翻譯優質的說明書。這也許會在初期耗費較多的時間和金錢,然而缺乏清楚的英文翻譯經常導致申請專利範圍用語的不明確,和書面敘述有關的駁核。曾碰過一些送交美國專利商標局的申請案,因最初送件的英文翻譯讓人難以理解而遭到駁核,並被要求呈送一份新的完整說明書。此點不僅是快速通過審查的訣竅,當最後涉及專利的實施及授權時是有其法律意義的。英文說明書品質不佳的專利還是很容易依專利法第112條被質疑。因此最好在最初送件的英文翻譯上作足功夫。

關於上述訣竅,我要補充的是,請美國專利律師重新撰寫您最初之國外申請案的申請專利範圍常常是很有幫助的。由於美國專利法與台灣、中國及日本的專利法規明顯不同,因此得享有的保護範圍也不同。在美國專利申請案一開始就重新撰寫申請專利範圍,可幫助審查委員之理解,並確保您的專利在美國取得最大保護範圍。

第四個訣竅是善用專利審查高速公路計畫(Patent Prosecution Highway Program, 以下稱PPH計畫)。透過PPH計畫,申請人接獲首次提出申請的專利局(Office of First Filing,下文簡稱OFF)之至少一請求項具可專利性的裁定時,得要求提出第二次申請的專利局(Office of Second Filing,下文簡稱OSF)針對送交OSF的對應申請專利範圍作快速審查。PPH計畫的施行為介於美國專利商標局及下列國家的專利局:澳洲、奧地利、加拿大、丹麥、歐洲專利局、芬蘭、德國、匈牙利、日本、南韓、俄羅斯、新加坡、西班牙、及英國。為使該計畫更具吸引力,根據該計畫,提出特別審查的請願是免付費的,並持續致力將此計劃推廣至全球其它的專利局。因此善用PPH計畫整合您的全球專利申請,要比以往來的更加重要。

關於第五個訣竅,局長建議修正與答辯應儘早進行。標準程序是在收到專利局第一次核駁通知後,以書面回覆的方式答辯;待收到第二次或最終駁核通知時,再修正申請專利範圍並作答辯,希望委員受理修正並核准。這套標準程序旨於避免在無時間限制下盡可能的作修正限縮申請專利範圍,但其缺點在於,審查委員可能不受理經修正的申請專利範圍,申請人將被迫申請延續審查案,連同需繳納相關的申請費用,延遲審查直到提出的申請專利範圍獲准為止。局長所鼓吹以及執業者正逐步提倡的作法是,就第一次審查意見審慎考慮,決定修正是否為必要。若為必要,就不要耽擱等到收到最終審查意見才作修正。儘早作修正的作法可搭配第一個和審查委員面詢的訣竅,加速與委員取得申請專利範圍修正歧見的解決共識,以取得核准。

以上只是可加速申請案審查的若干方式,還有其它較特定的作法。例如專利局實施的綠色科技專利申請加速審查方案:若申請案和綠色科技有關,可因此特殊性而被優先審查。綠色科技包括例如環境品質、節能、減少溫室氣體排放,以及可再生能源的開發等。綠色科技專利申請加速審查方案可透過提出請願的方式進行,開放予美國與國外的實體。目前僅受理少量的申請案,如欲參與此快速審查方案,應儘速提出申請。

建議依您個人與案件的特定情況,考量以上的提議。基於服務大眾的堅定承諾,美國專利商標局將不斷尋求加速審查的方式,您亦應持續留意美國專利商標局的官網,以把握良機,讓您的專利申請得以快速通關。

作者簡介:
Douglas Weinstein(文道格先生)為飛翰外國法事務律師事務所臺北分所的常駐主持合夥律師,承辦美國專利與營業秘密等訴訟案件,案件涉及各技術領域,包括電腦網路、金融交易、半導體技術、液晶顯示器、電源系統、封裝技術、程式編譯和軟體等。其承辦業務亦包含專利申請,專利組合分析,以及侵權、有效性和可專利性方面的法律意見。

我們希望透過這些專欄,在智慧財產權方面提出務實有效的見解,協助台灣企業對美貿易更加順利。關於此一智財專欄以及台灣企業所遭遇的美國智財權議題等等,如有任何問題或指教,竭誠歡迎您透過電子郵件與作者聯繫:douglas.weinstein@finnegan.com

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